Revista Nova et Vetera

ABSTRACT
 
En el mundo de los negocios, es común hallar casos de desatención respecto de la adecuada gestión de la propiedad intelectual (PI) que se posee; asimismo, es frecuente que inadvertidamente se desaprovechen múltiples oportunidades de negocio por dicha práctica. A pesar de ello, es muy común encontrar escritos y documentos que abogan por la importancia de dicha gestión, los que destacan entre otros, los beneficios económicos que ello conlleva. En dicho contexto, due diligence, entendiéndolo en principio como uno de los pasos que se suelen dar en la negociación entre partes que están interesadas en la materialización de una transacción económica, se erige como una herramienta clave para la gestión de la PI. Así las cosas, acá se desarrollan algunos aspectos prácticos esenciales del proceso de due diligence, concebido éste como una herramienta multipropósito, que en una de sus facetas sirve eficientemente al proceso de gestión de la PI.

El proceso para determinar el valor y el riesgo asociado a los activos intangibles –que en principio incluyen derechos de propiedad intelectual–, es lo primero que se viene a la mente cuando se habla de la gestión de la debida diligencia, traducción literal de due diligence. Pues bien, en términos generales ese último término refiere a un análisis de un activo o un conjunto de activos cuyo objetivo es conocer su status de la manera más fidedigna posible; de esta manera no es extraño oír hablar de due diligences financieras, legales o técnicas. Cuando se habla de due diligence de propiedad intelectual (PI) se hace referencia al análisis de los activos de PI, sea uno un conjunto o la totalidad de los activos de una empresa.
 
Dicho proceso puede realizarse tanto respecto de los activos propios, como de los de un tercero con el que se tiene en la mira el establecimiento de una relación[1]. Aunque el proceso va encaminado más hacia ese último escenario, en tanto el eventual promitente licenciatario, inversor o comprador busca verificar el estado de los activos por los que piensa pagar y hallar posibles contingencias que podrían eventualmente implicar un ajuste al precio del negocio; la ventaja para el titular de los derechos de PI de emprender una evaluación con diligencia debida es que será él y no su contraparte, quien descubra eventuales fallas. Esto último, le da al titular la posibilidad de hallar mecanismos que solucionen o mitiguen las mismas, antes de emprender cualquier negociación[2].

Statute of Queen Anne 1710 De British Government Original source The History of Copyright A Critical Overview With Source Texts in Five Languages, Dominio públic

Estando así las cosas, en materia de propiedad intelectual, la debida diligencia puede definirse como el proceso de recopilación y análisis de información relevante sobre el valor y los riesgos de uno o varios activos intangibles propios o ajenos, en el contexto o no de un negocio jurídico sobre los mismos. Su finalidad es, en términos generales, obtener un mayor conocimiento de lo que se analiza, lo que se traduce en i) la identificación de oportunidades y riesgos vinculados con el activo intangible; ii) la identificación de fallas y contingencias, que podrían eventualmente implicar un ajuste en el precio o incremento en las garantías asociadas a la operación; y, iii) un mayor nivel de seguridad y tranquilidad respecto de la operación.
 
De la debida diligencia pueden resultar acciones a tomar tendientes a proteger la PI de la organización; asimismo, en el contexto de una eventual transacción, el comprador, quien puede asimismo ser un cesionario, licenciatario, o inversor, podrá gestionar el riesgo y ofrecer argumentos de negociación a la baja del precio. Por su parte, el comprador, quien asimismo puede ser cedente, licenciatario o titular, puede usar due diligence para maximizar el precio y la probabilidad de ejecutar la transacción. En transacciones de éste tipo las partes podrán comprobar por ejemplo si la tecnología realmente le pertenece a la contraparte, y si no es el propietario, si tiene una licencia para usarla. Asimismo, permite responder muchas otras preguntas, v.gr. ¿ha tomado el vendedor los pasos necesarios para proteger su activo intangible?, ¿dónde se ha solicitado protección?, ¿las solicitudes están concedidas o todavía en tramitación?; en el caso de patentes, ¿los informes de búsqueda son favorables?; en el caso de marcas, ¿se han presentado oposiciones?; en el caso de secretos industriales, ¿se han firmado los acuerdos de confidencialidad necesarios (v.gr. con los empleados, en las ofertas comerciales)?; ¿hay alguna carga sobre el activo intangible? (copropiedad, subcontratación, hipoteca, acciones judiciales/administrativas de nulidad,…); ¿hay algún otro activo intangible no controlado que pudiera interferir?, ¿se podría infringir algún derecho de terceros mediante la explotación del activo?, etcétera.
 
Efectuar la debida diligencia reduce y elimina una multiplicidad de riesgos, como por ejemplo:

1. la disminución del valor de una transacción por alguna falla que pudo haberse descubierto previo al establecimiento de la negociación;
2. la prolongación de una transacción hasta que no se haya solucionado la(s) falla(s) no detectada(s) tempranamente, v.gr. en casos de requerirse autorizaciones por parte de eventuales cotitulares de la PI, en caso de encontrarse que el activo que pensaba cederse es de propiedad no solo de una persona sino de dos, etcétera;
3.  nuevas negociaciones de licencias o cesiones con personas que, en principio, no fueron consideradas v.g. estudiantes, contratistas, cotitulares que pueden tener una idea inflada de lo que vale la PI;
4.  abandono de la negociación por la(s) falla(s) no detectadas tempranamente; etcétera. Entre las fallas más comunes cabe destacar: a) una parte de la PI es propiedad de varios colaboradores, y en el peor de los casos, no existe un acuerdo de colaboración; b) un estudiante es cotitular de una parte de la PI; c) una parte de la PI es copropiedad de un contratista a quien se le encargó tareas de investigación y desarrollo; d) no existe una adecuada identificación de los creadores y/o inventores.

Por eso, due diligence es una herramienta esencial para la gestión de la PI; esta muestra su practicidad a la hora de tomar decisiones estratégicas como la adquisición de nuevos activos o el intercambio de los propios, la identificación de contingencias en cualquier transacción y el establecimiento de estrategias para mitigarlas, etcétera; dado que proporciona información actualizada sobre el estado de la PI[3]. Es necesario indicar que la verificación de la titularidad, la vigencia y estado de protección de la PI al momento presente, sin realizar juicios de valor sobre la idoneidad de la tecnología relacionada, es el objetivo aquí de due diligence.
 
Ahora bien, es esencial considerar que due diligence, como expresión del ejercicio de la libre autonomía de la voluntad, debe adecuarse caso a caso a la naturaleza de la transacción y tipo de PI de que se trate. Esto básicamente en razón a la variación del tipo de información y del riesgo que, en cada caso, las partes estén dispuestas a asumir. Este podrá variar dependiendo de múltiples factores como el modelo de negocio, la forma de estructuración de la transacción, el tipo de PI bajo estudio, etcétera. No obstante, sin perjuicio de lo anterior, existen elementos comunes; estos son los pasos básicos que suelen seguirse en due diligence de PI[4].
 
Dichos elementos consisten en la identificación de:

1. activos relevantes para la transacción, y aquellos asociados al mismo,
2. la titularidad de la PI,
3.  el estado de dicha titularidad, determinando elementos esenciales[5], como la capacidad para licenciar la tecnología, mecanismo(s) jurídico(s) de protección, término(s) de vigencia de esa(s) protección(es) y estado actual de la(s) misma(s), extensión territorial y temporal de la(s) protección(es), la identificación de acciones que se deben realizar durante y después de la transacción para conservar la vigencia, averiguación de eventuales reclamaciones o amenazas que pongan en riesgo la protección de la PI, etcétera; y,
4.  establecer si la PI ha sido utilizada como garantía de obligaciones, si ha sido objeto de licencias, embargos, infracciones, litigios o cualquier otra afectación que pueda limitar el ejercicio de los derechos. En cada etapa se hace un seguimiento para valorar los puntos vulnerables, inconsistencias, así como las posibles soluciones que se puedan tomar para solventarlos.

Dentro del componente de averiguación del estado de dicha titularidad, debe tenerse claramente identificado cada componente de la PI de que se trate, así  como el inventor o creador de cada componente, y el titular actual o licenciatario. Del mismo modo, deben señalarse claramente los eslabones de la cadena que va del inventor o creador al titular o licenciatario, así como los documentos que den fe de las relaciones entre los eslabones de esa cadena, como por ejemplo: contratos de trabajo o de prestación de servicios, actos administrativos, cesiones de derechos, licencias, acuerdos de transferencia, autorizaciones, etcétera[6].
 
Claro está que la debida diligencia dependerá de factores tales como los intereses, expectativas y necesidades respecto de cada derecho de PI, el tipo de operación a realizar, el presupuesto disponible con el que se cuente, el conocimiento que se tenga sobre el negocio, el tiempo disponible, la etapa del negocio donde se realiza la debida diligencia, las materias objeto de revisión (v.gr. los documentos relevantes dependerán del tipo de PI que se trate), el sector del mercado, la antigüedad de la organización, así como su tamaño y complejidad. No obstante, es aconsejable que el resultado del mismo, cuente siempre con uno elementos mínimos, tales como: a) descripción y objetivos, b) metodología utilizada, c) limitaciones, d) marco legal y regulatorio; e) situación fáctica; f) hallazgos; g) contingencias eventuales; y, h) recomendaciones.
 

*Fuente de la imagen principal: No_copy De Jessica.chavezt - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0

BIBLIOGRAFÍA
 
López Cegarra, J. (2007, Enero/Diciembre). El Due Diligence en la Propiedad Intelectual. Propiedad Intelectual VI (10), pp. 153-165. Mérida, Venezuela: Universidad de los Andes.
Mendes, P (s.f.). Evaluar con diligencia debida la propiedad intelectual que se posee. Recuperado en:http://www.wipo.int/
Mercosur IPR SME Helpdesk (s.f.). IP Due Diligence. Ficha Técnica: Cuestiones Importantes. Recuperado en: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
Narváez, C. (2016, 22 de Septiembre). Due Diligence de propiedad intelectual. Colombia Digital. Recuperado en: https://colombiadigital.net/
Tejada Alvarez, M. I., Tokushima Yasumoto, T., Zecenarro Flores, M., Vidal Bermudez, A., Sarria Stuchi, C., Aranibar Vargas, S., Tejada Muñoz-Najar, A., Fort Ureta, M. & Solorzano Fiestas, C. (2011, Marzo). La Due Diligence Legal. Recuperado en: http://www.kpmg.com/

[1] Habitualmente, due diligences se llevan a cabo asociadas a operaciones que implican a dos o más partes, entre otras: i) la compraventa de empresas, unidades de negocio o cesiones globales de activos y pasivos; ii) la adquisición, venta o licencia de uno o varios activos de PI; iii) como paso previo a una ampliación de capital; y, iv) en el marco de una valoración previa a la concesión de un préstamo u otras operaciones financieras. No obstante, también es posible que una empresa decida realizar un análisis de sus propios activos de PI como parte de su política de Gestión de Propiedad Intelectual, o como paso previo a la implementación de dicha política.

[2] Otra ventaja para el titular de los derechos es que este así podrá preparar una cartografía de su PI para presentarla a promitentes contrapartes. Allí, se señala claramente: i) cada componente de la propiedad intelectual; ii) al inventor o creador de cada componente; iii) al titular actual o, en su defecto, al licenciatario; iv) los eslabones de la cadena que va del inventor al titular o licenciatario; y v) los documentos que dan fe de las relaciones entre los eslabones de la cadena, v.gr. contratos de trabajo, acuerdos de colaboración, documentos de cesión, licencias, acuerdos de transferencia, autorizaciones, etcétera. Lo anterior facilita al titular de la PI la evaluación de su propia situación con la diligencia debida, lo que le permitirá determinar todas las carencias y fallas, así como encontrar soluciones a aquellas; pero a su vez, sirve para facilitar transacciones, fortaleciendo elementos para la negociación.

[3] Aunque suele realizarse al momento de realizar transacciones de compra o inversión de una empresa, unidad de negocio o activo particular, como una patente o una marca; ésta herramienta permite hacer auditorias periódicas del propio portafolio de PI, como parte de la política de la gestión de la misma. Someter los activos de PI a una evaluación, es beneficioso por varias razones, como por ejemplo: i) un promitente licenciatario está interesado en solicitar una licencia de una tecnología que se posee; ii) oferta para la conformación de empresas de base tecnológica a las que se les cederá PI o se les encomendará la explotación de un activo de PI; iii) el surgimiento de un comprador para un activo de PI; iv) la participación en licitaciones públicas y privadas que impliquen activos de PI, etcétera. Si el titular de los derechos de PI no evalúa con debida diligencia su situación y sus activos de propiedad intelectual, será el promitente licenciatario, el inversor o comprador, quienes se encargarán de hacerlo, en cuyo caso el titular quedará expuesto a todo defecto o falla que ponga en evidencia la evaluación.

[4] Los acuerdos de confidencialidad deben suscribirse antes de que las partes comiencen a divulgar información sensible. Se establecen luego los equipos de trabajo, que incluyen las personas familiarizadas con la Propiedad Intelectual. Realizado esto, se procede a identificar los activos de la empresa protegidos por derechos de PI para organizarla por tipo: marcas, patentes, derechos de autor, nombres de dominio, secretos empresariales. Deben efectuarse búsquedas respecto a la PI. El alcance puede ser de carácter internacional, si la transacción envuelve derechos en otros países.

[5] En esta etapa, es esencial tener presente los contratos con empleados o asesores externos que tengan funciones de creación y desarrollo de estrategias, planes, tecnología, manuales, secretos industriales, procesos de producción y procesos de producción de servicios, know how y obras artísticas, entre otras; asimismo, los contratos con agencias de publicidad, centrales de medios, diseñadores gráficos y diseñadores de imagen corporativa.

[6] Al respecto, será conveniente analizar: a) listado de marcas de producto, marcas de servicio, lemas comerciales, patentes y demás elementos de propiedad industrial propio o de la contraparte, registrados en Colombia y/o en el extranjero; b) muestra de los signos distintivos que utiliza actualmente (logotipos, combinación de colores usados en rótulos, papelería, comprobantes de pago y/o anuncios publicitarios); c) listado de los productos que fabrica, distribuye y comercializa; d) copia de contratos relativos a derechos de propiedad intelectual (i.e. licencia de uso, transferencias y acuerdo de coexistencia); e) listado de software u otros productos informáticos que tenga registrados a su nombre o que hayan sido desarrollados; f) información sobre cualquier procedimiento en trámite o concluido ante la SIC y la DNDA, indicando el número de expediente. Con la información antes detallada se podrá reportar aspectos tales como: a) la titularidad de los elementos de la propiedad industrial propio o de la contraparte y si estos están próximos a vencer, b) la consistencia y vigencia de los datos contenidos en los registros de la propiedad industrial. c) eventualmente si los elementos de la propiedad están próximos a vencer. Indicaremos de ser el caso, los casos en los cuales sea procedente solicitar una renovación de los registros; d) si los elementos de la propiedad industrial están sometidos a gravámenes inscritos en los registros de la Propiedad Industrial; e) si los signos distintivos o invenciones que le corresponden o que legítimamente utiliza se encuentra debidamente inscritos en los registros de la propiedad industrial; f) si está documentada adecuadamente el titulo por el cual pueda estar utilizando elementos de la propiedad industrial de terceros, lo cual implica la verificación de la existencia y suficiencia de contratos de licencia y su inscripción en los registros de la propiedad industrial; g) tratándose de propiedad intelectual, si está documentada la documentación que acredite la titularidad; h) tratándose software propiedad intelectual de terceros, si se cuenta con las licencias de los desarrolladores o productores que acrediten su uso legítimo.