Revista Nova et Vetera

*Resumen del artículo en el idioma original y en inglés

Español: En los últimos años, desde que la Superintendencia de Industria y Comercio ‘SIC’ (Oficina de Marcas de Colombia) asumió funciones jurisdiccionales en materia de propiedad industrial, las demandas por infracciones marcarias han tenido un aumento considerable.
 
En algunos de esos procesos judiciales, los demandados han utilizado la figura del uso anterior de un nombre comercial como principal argumento de defensa.
 
En este artículo realizaremos un estudio del nombre comercial como medio de defensa en los procesos por infracción marcaria, analizando las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, la doctrina y la jurisprudencia de la SIC.
 
Inglés: In recent years, since the Superintendent’s Office of Industry and Trade (Colombian Trademark Office) assumed jurisdictional functions in the field of industrial property, lawsuits related to trademark infringements have had a considerable increase.
 
In some of these lawsuits, the defendants have invoked the previous use of a trade name as the main defense argument.
 
In this article we will conduct a study of the trade name as a means of defense in trademark infringement lawsuits, analyzing the provisions of Decision 486/2000, the doctrine and jurisprudence of the Colombian Trademark Office.
 
Palabras clave / Keywords:
 
Español: derechos, marca, nombre comercial, coexistencia, prevalencia.
 
Inglés: rights, trademark, trade name, coexistence, prevalence.
 
Índice:
 
1. Introducción. Derechos conferidos por una marca y un nombre comercial.
1.1. De los derechos que confiere la marca versus los derechos que confiere el nombre comercial.
1.2. El problema jurídico: ¿Pueden coexistir estos derechos?; ¿cuál prevalece?
2. Requisitos para obtener el derecho sobre una marca y un nombre comercial.
2.1. Requisitos para obtener el derecho sobre una marca.
Las marcas como un derecho económico
2.2. Requisitos para obtener el derecho sobre un nombre comercial.
2.3. Formalidades para obtener el registro de una marca versus formalidades para obtener el registro de un nombre comercial.
3. Coexistencia de marca y nombre comercial.
3.1. ¿Qué debe buscar el juez en los procesos jurisdiccionales por infracción marcaria en los que se use el nombre comercial como defensa?
3.2. ¿Es necesario el depósito para que el nombre comercial opere como defensa?
3.3. Del nacimiento contra legem de un nombre comercial.
4. Conclusión.
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1. Introducción. Derechos conferidos por una marca y un nombre comercial.
 
1.1. De los derechos que confiere la marca versus los derechos que confiere el nombre comercial.
 
A la luz de la Decisión 486 de la CAN, norma que regula el derecho marcario en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, una marca es “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”[1].
 
De otro lado, según la norma antes citada, “se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
 
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
 
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”[2].
 
Al analizar las significaciones de marca y nombre comercial, según la Decisión 486 de la CAN, es claro que las marcas identifican productos y servicios, mientras que los nombres comerciales una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil.
 
Aquí es importante hacerse una pregunta: ¿Habrá algún punto de intersección entre los elementos que identifican ambos signos?
 
Evidentemente, sí. En efecto, en sentido amplio, es posible definir una actividad económica como cualquier acción en la que se intercambian bienes, productos o servicios. Entretanto, un servicio puede ser definido como una actividad destinada a satisfacer las necesidades de un cliente.
 
De esta forma, es irrefutable que existe una relación entre: i) el proceso por medio del cual, a través del ejercicio de una actividad económica, se intercambia un determinado bien por la prestación de un servicio, y ii) los servicios mismos que se pueden identificar a través de una marca registrada.
 
Sin embargo, también es claro que nos encontramos frente a dos signos diferentes (marca y nombre comercial), contemplados en una normativa que confiere derechos a sus titulares.
 
De una parte, el artículo 155 de la Decisión 486 de la CAN establece taxativamente los derechos que el registro de una marca confiere a su titular, los cuales se detallan a continuación:
 
“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
 
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
 
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
 
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
 
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
 
f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.
 
De otro lado, en relación con el nombre comercial, es importante anotar que la Decisión 486 no incorpora un listado concreto de los derechos conferidos a su titular, como si está contemplado en lo que se refiere a las marcas, las patentes o los diseños industriales; sin embargo, dispone una serie de elementos normativos de los cuales se puede extraer que el titular de un nombre comercial es sujeto de derechos.
 
En primer lugar, el artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.
 
De otro lado, el artículo 192 de la Decisión 486 de la CAN reza lo siguiente: “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular”.
 
1.2. El problema jurídico: ¿Pueden coexistir estos derechos?; ¿cuál prevalece?
 
Hasta el momento es claro que la marca de servicios y el nombre comercial son signos diferentes que confieren derechos de defensa y ataque a sus titulares.
 
Al hacer alusión al concepto de derechos de defensa, se hace referencia a aquellos que sirven para evitar el registro de un nuevo signo distintivo; por ejemplo, el derecho de presentar oposición contra una solicitud de registro de marca confundible con un nombre comercial previamente existente.
 
Entretanto, los derechos de ataque apuntan a las vías legales para la búsqueda de la observancia de derechos de propiedad industrial, frente a actos antijurídicos, como puede ser, por ejemplo, la comisión de una infracción marcaria.

 

Entonces, en caso de que una marca y un nombre comercial, susceptibles de generar riesgo de confusión, coexistan, ¿cuál prevalece?
 
Es precisamente ese uno de los problemas jurídicos que se presenta en la práctica de los procesos judiciales por infracción marcaria y el cual será analizado en este artículo.
 
La doctora Helena Camargo Williamson sostiene que, para determinar la prevalencia entre una marca y un nombre comercial, debe aplicarse el célebre principio jurídico “primero en el tiempo, primero en el derecho” [3].
 
En efecto, dicha apreciación es acertada y, para efectos de determinar qué derecho es prevalente, es importante recordar que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere en razón a la fecha de su primer uso, mientras que el derecho sobre una marca registrada nace a partir de la fecha de su concesión por cuenta de la Oficina Nacional Competente.
 
Ahora bien, es importante tener en cuenta que, quien alegue derechos sobre un nombre comercial, está obligado a probar su uso real, personal, público, ostensible y continuo en el mercado.
 
Así las cosas, bajo un simple juicio de inferencia lógica, si un nombre comercial ha sido utilizado de forma real, efectiva y constante en el mercado, con anterioridad al registro de una marca, dicho derecho prevalecerá frente a esta.
 
Sin embargo, este es un asunto que debe analizarse concienzudamente desde los siguientes aspectos: i) las formalidades para obtener el derecho de ambos tipos de signos (las diferencias entre las figuras de registro y depósito) y ii) los elementos de tiempo inherentes a cada caso particular; factores que analizaremos a continuación.
 
2. Requisitos para obtener el derecho sobre una marca y un nombre comercial.
 
2.1. Requisitos para obtener el derecho sobre una marca.
 
Lo primero que debe indicarse es que las marcas están regidas por un sistema legal atributivo. Es decir, que el derecho sobre una marca solo nace cuando esta ha sido efectivamente registrada por cuenta de la Oficina Nacional Competente.
 
Las marcas, sin lugar a duda, hacen parte del conjunto de los denominados derechos económicos, puesto que se constituyen en importantes activos para los empresarios. Precisamente, para entender una marca como un derecho de naturaleza económica, debe tenerse en cuenta que esta es una herramienta de diferenciación que le concede a su titular un derecho de uso exclusivo; tutela que le confiere el ordenamiento jurídico, cuando el empresario solicita a registro un signo que cumple con una serie de requisitos de forma y de fondo.
 
En tal sentido, debe considerarse que una marca registrada es un derecho económico, de especial naturaleza, por la forma en la que se adquiere su registro o reconocimiento legal por cuenta de una Oficina Nacional Competente, modalidad que es ampliamente diferente a la forma en como se adquieren los derechos sobre un nombre comercial, los cuales nacen con su uso y sin necesidad de registro.
 
Es importante destacar que, sin desconocer los alcances de la protección de un nombre comercial, la obtención del derecho sobre una marca presupone la existencia real del interés de un empresario en proteger un activo intangible, atravesando un procedimiento de registro que debe cumplir con formalidades exigidas en la ley, así como un examen de fondo realizado por la autoridad competente.
 
En este punto, es importante recordar los requisitos para registrar una marca en Colombia.
 
Básicamente, para que una marca sea registrable, esta debe ser: i) susceptible de representación gráfica y ii) distintiva.
 
Al contar con una marca que cumpla con los dos requisitos antes señalados, a instancia del interesado, se hace necesario iniciar un proceso administrativo, para lo cual se deben pagar unas tasas oficiales y diligenciar un formato físico o electrónico, que incluye, entre otros, los siguientes datos: i) la clase de la Clasificación Internacional de Niza a la cual pertenecen los productos o servicios a identificar, ii) la descripción detallada de los productos o servicios a identificar con la marca.
 
Dicha solicitud, la cual tiene una duración aproximada de 8 meses, obligatoriamente, debe ser sometida a un examen de fondo, a través del cual la Oficina Nacional Competente verifica, a profundidad, que la marca solicitada a registro no esté incursa en causales absolutas o relativas de irregistrabilidad.
 
Es claro entonces como dichos requisitos para obtener el derecho exclusivo sobre el registro de una marca son más complejos que aquellos tendientes a obtener el derecho sobre un nombre comercial, los cuales serán analizados a continuación.
 
2.2. Requisitos para obtener el derecho sobre un nombre comercial.
 
El derecho sobre el nombre comercial se obtiene a través de su primer uso en el comercio. Dicho uso, para que el derecho subsista o se conserve a través del tiempo, debe ser:
 
Personal: Efectuado directamente por el titular del derecho.
 
Público: Accesible o a la vista de cualquier persona, trascendiendo la esfera personal de su titular.
 
Ostensible: Que puede manifestarse o demostrarse.
 
Continuo: Que es constante y sin interrupciones.
 
Ahora bien, la normativa andina en materia de signos distintivos contempla que un nombre comercial puede ser depositado ante la Oficina Nacional Competente. Sin embargo, dicho depósito no es constitutivo de derechos. En efecto, el depósito de un nombre comercial se constituye meramente en un indicio de su uso, más no una prueba de ello.
 
De esta forma, contrariamente a los efectos del sistema atributivo que corresponde al registro de marcas, en el cual el derecho nace con el registro, la protección de un nombre comercial hace parte de un sistema declarativo de derechos.
 
Por dicha razón y en todos los casos, quien alegue que cuenta con derechos sobre un nombre comercial, deberá probar su uso real, efectivo y constante.
 
Igualmente, es importante anotar que los derechos sobre un nombre comercial cesan cuando culmina su uso real y efectivo en el comercio.
 
Se hace vital indicar entonces cuales son los requisitos para obtener derechos sobre un nombre comercial y, aunado a ello, los requisitos para depositar un nombre comercial, pese a que esta última actuación no genere derecho alguno.
 
Al igual que en las marcas, para un nombre comercial sea generador de derechos en cabeza de su titular, debe ser: i) susceptible de representación gráfica y ii) distintivo, en el entendido que, de ninguna manera, puede ser una expresión genérica, descriptiva o constituirse en una designación común o usual de los servicios prestados por el empresario y, además, no puede infringir el derecho sobre una marca previamente registrada u otros signos (incluso otros nombres comerciales), situación que será desarrollada más adelante cuando se haga referencia a los nombres comerciales contra legem.
 
Además, para que un nombre comercial genere derechos, debe ser usado por su titular, de manera personal, pública, ostensible y continua, subrayando que la cesación de uso genera la pérdida del derecho, de forma automática.
 
Para ostentar dichos derechos, se observa claramente que no se necesita ningún tipo de registro. Es una protección que nace del simple uso de un signo que identifica una actividad empresarial.
 
Ahora bien, para efectuar el depósito de un nombre comercial, gestión que se erige como un indicio de su uso, se debe iniciar un proceso administrativo, de carácter automático, que tiene una duración de un par de días y en el cual la Oficina Nacional Competente no realiza ningún examen de fondo.
 
2.3. Formalidades para obtener el registro de una marca versus formalidades para obtener el registro de un nombre comercial.
 
Pese a que la normativa vigente es clara en definir que los derechos sobre una marca o un nombre comercial pueden coexistir, es importante recordar que los requisitos para obtener marcas y nombres comerciales son marcadamente distintos.
 
Como se pudo observar anteriormente, la obtención de un registro de marca conlleva la realización de un trámite más estructurado, en el cual un examinador especializado, revisa que dicha marca no incurra en causales de irregistrabilidad absolutas o relativas; es decir, que la marca a registrar no tenga deficiencias en cuanto a su distintividad intrínseca y no viole derechos de terceros.
 
Además, en dicho procedimiento existe un período para que cualquier tercero interesado pueda presentar oposiciones, en caso de que considere sus derechos están siendo vulnerados a través del registro de una marca.
 
Contrariamente, el derecho sobre un nombre comercial nace con su primer uso, siempre y cuando este sea real, efectivo y constante, circunstancia que, de manera evidente, al ser una forma de obtención sencilla, conlleva a que existan millones de nombres comerciales en el mercado y este tipo se signos sea más común que las marcas de productos y servicios.
 
En tal sentido, sin desconocer los derechos con los que cuentan los titulares de nombres comerciales, podría pensarse que estos ostentan un estatus inferior al de los propietarios de marcas de servicios registradas. En efecto, el derecho sobre un nombre comercial pareciera nacer con tal simpleza, que haría inane el registro de marcas de servicios, trámite que, contrariamente, representa mayor complejidad y en el que el empresario hace una inversión en tasas y tiempos que, probablemente, le confiere a su derecho una solemnidad especial frente a los nombres comerciales.
 
Ello no sin antes recordar que el proceso de depósito de nombres comerciales (pese a que dicho trámite no genere derechos sobre un nombre comercial), es un trámite automático, en el cual no están previstas etapas de oposición o estudio de fondo del signo solicitado a depósito.
 
Sin embargo, la barrera a la evidente simplicidad de obtener el derecho sobre un nombre comercial está en que este debe estar dotado de distintividad intrínseca y extrínseca, recordando que a los nombres comerciales les son aplicables las disposiciones generales de la Decisión 486 de 2000 en materia de marcas. Por consiguiente, un nombre comercial, pese a que esté siendo usado real, efectivamente y de forma constante, no puede nacer violando alguna de las disposiciones de irregistrabilidad contempladas en materia de marcas. Entonces, un nombre comercial no debe ser genérico o descriptivo y, además, no puede nacer legítimamente si viola signos, como pueden ser, incluso, otros nombres comerciales que hayan sido usados con anterioridad, de forma personal, pública, ostensible y continua.
 
3. Coexistencia de marca y nombre comercial.
 
3.1. ¿Qué debe buscar el juez en los procesos jurisdiccionales por infracción marcaria en los que se use el nombre comercial como defensa?
 
Como se ha indicado a lo largo de este artículo, en la actualidad, en la República de Colombia, es posible encontrar múltiples procesos jurisdiccionales en los cuales, ante el escenario de una posible infracción marcaria, los demandados alegan la preexistencia de un nombre comercial.
 
En ese caso, la responsabilidad del juez debe estar encaminada a averiguar quien tiene un mejor derecho: el demandante, titular de una marca de servicios registrada, o el demandado, titular de un nombre comercial.
 
De esta forma, se hace necesario estudiar varios supuestos relacionados con el momento de obtención de cada uno de estos derechos.
 
En el primer caso, tenemos que el demandante cuenta con derechos sobre una marca de servicios registrada en el año 2002, la cual identifica los servicios propios de un agente de seguros (clase 36ª internacional), mientras que el demandado ha demostrado el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial, confundible con la marca bajo la titularidad del demandante, desde el año 1998, el cual identifica la actividad propia de un agente de seguros.
 
Ante este escenario, ya la Oficina Nacional Competente, con base en sus funciones jurisdiccionales, se ha pronunciado[4] indicando que, como se ha demostrado que el derecho sobre el nombre comercial es anterior al de la marca, estos pueden coexistir y, en el caso concreto, desestimó las pretensiones del demandante, condenándole en costas.

 

En una segunda hipótesis, el demandante cuenta con derechos sobre la misma marca, registrada en el año 2002, la cual identifica los servicios propios de un agente de seguros, mientras que el demandado ha logrado demostrar el uso personal, público, ostensible y continuo de un nombre comercial, confundible con la marca bajo la titularidad del demandante, desde el año 2003, el cual identifica la actividad propia de un agente de seguros.
 
En este caso, es claro que el derecho marcario es anterior al nombre comercial alegado por el demandado, por lo que las pretensiones del demandante estarían llamadas a prosperar.
 
En un tercer caso, el demandante cuenta con derechos sobre la misma marca, registrada en el año 2002, la cual identifica los servicios propios de un agente de seguros y, además, logra probar, dentro del proceso jurisdiccional correspondiente que, antes de obtener dicha marca, había efectuado un uso personal, público, ostensible y continuo de un nombre comercial idéntico a la marca, desde el año 1993. Entretanto, el demandado ha demostrado el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial, confundible con la marca bajo la titularidad del demandante, desde el año 1998, el cual identifica la actividad propia de un agente de seguros.
 
Ante esta presunción, es claro que no existe una infracción marcaria, toda vez que el nombre comercial bajo la titularidad del demandado nació en el año 1998; es decir, cuatro años antes que la obtención del registro marcario. Sin embargo, para el demandante prosperaría cualquier pretensión ligada a hacer valer el derecho sobre el nombre comercial que usa desde el año 1993, ya que este es anterior al nacimiento del nombre comercial del demandado, 1998.
 
Es decir, en este caso estamos frente a la coexistencia de dos nombres comerciales en donde el juez deberá buscar quien tiene un mejor derecho; es decir un derecho anterior, independientemente de que estos nombres comerciales hayan sido o no depositados ante la Oficina Nacional Competente.
 
Cabe anotar que, en este caso, el demandante estará obligado a demostrar, en las etapas que correspondan, según las normas procedimentales aplicables, el uso real, efectivo y constante de su nombre comercial, con anterioridad a la fecha en la que haya nacido el nombre comercial del demandado.
 
3.2. ¿Es necesario el depósito para que el nombre comercial opere como defensa?
 
Como se ha venido mencionando a lo largo del este artículo, el derecho sobre un nombre comercial nace con su uso.
 
Es decir, el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. Dicho depósito se constituye en un indicio de su uso, pero no actúa como una prueba de este.
 
Tampoco se erige como prueba de uso el registro mercantil ante la respectiva cámara de comercio, recordando que ello es tan solo el cumplimiento de la obligación de registrar un atributo de la personalidad jurídica, como lo es el nombre o denominación social de una empresa.
 
3.3. Del nacimiento contra legem de un nombre comercial.
 
Teniendo en cuenta que el derecho sobre un nombre comercial nace simplemente con su primer uso y se mantiene en el tiempo siempre y cuando dicho uso sea personal, público, ostensible y continuo y que el depósito de este tipo de signos es un trámite automático, ¿puede darse el caso en que el nacimiento de un nombre comercial sea contrario a la ley y carezca de efectos?
 
Evidentemente, sí. Un nombre comercial que nazca contraviniendo las causales absolutas o relativas para el registro de marcas no tendrá efectos.
 
Estos casos pueden darse cuando, a manera de ejemplo, se pretenda argumentar el uso real, efectivo y constante de nombre comerciales que: i) infrinjan derechos marcarios anteriormente concedidos, ii) infrinjan derechos de nombres comerciales usados efectivamente con anterioridad, iii) carezcan de distintividad, iv) sean descriptivos, genéricos o engañosos, en relación con la actividad mercantil que pretendan identificar o, v) consistan en nombres de las comunidades indígenas, entre otros.
 
4. Conclusión.
 
Debido a la importancia que cada año adquiere la protección de bienes de propiedad intelectual, también aumentan los procesos relativos a la observancia de los derechos de esta naturaleza.
 
En cada caso en el que se enfrentan marcas versus nombres comerciales, es posible encontrar tesis que le dan preponderancia a uno u otro signo. En efecto, algunos actores resaltan la marca como un signo superior al nombre comercial y delimitan los derechos del nombre comercial a la oportunidad de ser objeto de oposición, en el trámite de registro de marcas. Otras tesis sitúan a los nombres comerciales, independientemente de la sencillez inherente a su forma de obtención y la automaticidad inherente a su proceso de depósito, en el mismo nivel que las marcas de servicios.
 
Independientemente de estas tesis, acerca de las cuales hay mucha tela por cortar, así como la conclusión de una necesidad de reglamentaciones adicionales, en todos los procesos jurisdiccionales de nombres comerciales contra marcas deberán aplicarse las reglas de la sana crítica y los actores tienen el deber ser responsables en cuanto al aporte del material probatorio destinado a demostrar la plena existencia de los supuestos de hecho alegados, en aras de conllevar al juez a su convencimiento.

[1]     Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Decisión 486 de 2000. Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Artículo 134.

[2]     Op. Cit. Artículo 190.

[3] CAMARGO WILLIAMSON, Helena. Nombres comerciales y marcas: ¿cuál prevalece? LA REPÚBLICA, ASUNTOS LEGALES [en línea]. 18 de enero de 2017 [fecha de consulta: 8 de julio de 2019]. Disponible en: <www.asuntoslegales.com.co/analisis/helena-camargo-514721/nombres-comerc…;.

[4] Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia No. 1553 de 28 de febrero 2017 [fecha de consulta: 8 de julio de 2019].